深圳某某公司诉莫某等专利权权属纠纷案——不具有研发能力且与离职员工之间存在利益关联关系者不能认定为相关发明创造的实际发明人

关键词

民事 专利权权属纠纷 职务发明 离职 研发能力 利益关联

基本案情

深圳某某公司诉称其系从事电容屏触控方案的高新技术研发企业，莫某曾为该公司研发人员，负责包括电容式触摸控制在内的技术研发工作，担任高级副总经理职务，并作为职务发明人申请过专利。莫某离职后以某公司名义申请了涉案专利“一种触摸显示装置和电子设备”。该专利是莫某执行深圳某某公司任务并主要是利用原单位物质技术条件所完成的职务发明创造，应归深圳某某公司享有。遂起诉请求法院判令：由深圳某某公司享有涉案专利权。

广东省深圳市中级人民法院一审认为，某公司系涉案专利名义专利权人，莫某是该公司控股股东，与涉案专利权利归属存在直接利益关联，莫某系实际发明人具有高度可能性。涉案专利系莫某从原单位离职后一年内作出且与其在原单位本职工作、分配任务密切相关，并主要利用了原单位的物质技术条件完成的职务发明，故于2020年5月21日作出（2019）粤03民初579号民事判决涉案专利归深圳某某公司享有。莫某、某某公司、深圳某某公司不服，提起上诉。最高人民法院于2021年11月23日作出（2020）最高法知民终1793号民事判决驳回上诉，维持原判。莫某不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2022年3月21日作出（2021）最高法民申7941号民事裁定驳回莫某的再审申请。

裁判理由

最高人民法院审查认为，莫某自2006年9月4日入职深圳某某公司，2015年3月6日从深圳某某公司离职。2015年12月3日，某公司向国家知识产权局申请涉案专利，发明人为贾某、夏某。某某公司成立于2015年2月9日，莫某为该公司法定代表人、董事长。莫某占股99.9%、莫某某占股0.1%。贾某为某某公司监事。即莫某在离职前成立某某公司，在其离职后的1年内，某某公司便申请了涉案专利。莫某与深圳某某公司于2014年7月1日签订了《保密及竞业限制协议》，约定莫某对深圳某某公司技术信息和经营信息负有保密义务，且自离职之日起两年内不得从事与深圳某某公司业务类似的业务。深圳某某公司长期从事指纹识别、触控显示等技术研发，该公司及其关联企业在该技术领域有较大投入，拥有大量专利等技术积累。深圳某某公司在2014年前后一直从事指纹识别技术研发，并采取保密措施，莫某参与其中。莫某虽提出辞职，但实际留任至2015年3月5日，莫某承诺将完成相关指纹识别IC设计。截至2015年1月21日，莫某仍在接收相关电子邮件，继续其研发管理工作。此外，莫某还参与了包括“触控显示装置”等专利在内的技术研发工作。涉案专利为“触摸显示装置和电子设备”，涉及复用像素电极以及调制地技术，而深圳某某公司的FT9201项目亦涉及调制地技术的运用，二者属于同一技术领域。涉案专利与莫某参与研发的上述专利技术同属于触控显示技术领域，属于相关的发明创造。涉案专利与莫某在深圳某某公司承担的本职工作、分配的工作任务以及提供的物质技术条件有关。某某公司从事的工作与涉案专利技术不具有相关性。贾某毕业于南京大学物理系磁学和磁性材料专业，夏某毕业于西华师范大学物理系。二人专业与涉案专利技术属于不同的技术领域，不具有相关性，且无证据证明贾某、夏某在涉案专利的申请日之前具有与涉案专利技术相关的工作经历和研发积累的证据，不能证明贾某、夏某是对涉案专利作出创造性贡献的人。贾某与莫某二人系南京大学物理系的同学，莫某为物理学微电子与固体电子专业，贾某为物理学磁学和磁性材料专业，二人均于2000年毕业。二人均为某公司高管，二人还共同持有其他关联企业股份，并先后担任同一公司的法定代表人。在莫某从深圳某某公司离职前，夏某入职与莫某存在关联关系的公司，并在莫某控制的其他关联公司成立后入职该公司。贾某、夏某与某某公司于2015年5月10日签订《技术转让协议》，约定两人将相关技术转让给某某公司。2015年12月3日，即莫某从深圳某某公司离职后不到9个月的时间，某某公司作为申请人，贾某、夏某作为发明人，当日共提交52项专利申请，后撤回或者放弃其中44项专利申请。此后，深圳某某公司以莫某、贾某、夏某及其莫某的关联公司为被告，提起18个专利或者专利申请权属之诉，均与指纹识别或其基础技术触摸显示技术相关。从上述事实看，莫某以贾某、夏某作为发明人提交了多项专利申请，并将专利或者专利申请权转让给莫某控股99.9%的某某公司。因此，涉案专利系莫某在与深圳某某公司劳动人事关系终止后1年内作出的、与其任职深圳某某公司期间承担的本职工作有关的发明创造，属于深圳某某公司的职务发明创造。

裁判要旨

员工离职后一年内以他人名义申请涉案专利，如果现有证据可以证明涉案专利与该员工在原单位承担的本职工作或者分配的任务具有较强关联性，且他人与该员工具有利益关联关系，又不具有研发涉案专利的技术能力，可以认定该名义发明人并非实际发明人，该员工为涉案专利的实际发明人，涉案专利为职务发明创造。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第6条第1款（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第6条第1款）

《中华人民共和国专利法实施细则》第12条第1款

一审：广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民初579号民事判决（2020年5月21日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终1793号民事判决（2021年11月23日）

再审审查：最高人民法院（2021）最高法民申7941号民事裁定（2022年3月21日）